案情简介

2018年10月10日，中建三局公司发布了南充市“印象嘉陵江”湿地保护工程项目浮桥工程招标公告。2018年10月19日，德立公司提交了上述项目的投标文件，但未中标。2018年11月12日，中建三局公司与案外人签订《建设工程分包合同》，约定分包工程的名称及承包范围为南充市“印象嘉陵江”上中坝湿地保护工程项目浮桥工程。

经政府授权作为项目实施机构南充园林处，因涉案浮桥项目，取得与中土公司及刘洪辉接洽与联系，后刘洪辉参与了市政府关于涉案浮桥项目设计的多次会议，作为中土公司代表的刘洪辉向中建三局公司及项目公司陆续提供涉案浮桥项目设计方案。截至2018年11月10日，中土公司共收取南充园林处以个人张长胜支付的36万元，作为工程浮桥专项设计费，当日双方签署《资料交接清单》。

另外，原告德立公司系名称为“浮桥护栏”外观设计专利权的专利权人。该专利的申请日为2018年9月14日，授权公告日为2019年1月29日，设计人为原告法定代表人刘洪辉。该专利权仍在保护期内。

法院观点

二审法院将该案的争议焦点归纳为“德立公司关于涉案专利使用的真实意思表示”，并在一审法院论述的基础上，将说理部分进一步区分主、客观两方面进行论述，主观知晓，客观履行，加之合理对价的认定，可视为默示许可。具体而言，主观方面，刘洪辉系涉案专利的设计人及原告德立公司的法定代表人，同时系德立公司、中土公司、清远浮桥公司对外宣称的主要负责人，参与了涉案浮桥项目讨论、规划设计直至确定方案招标的全过程；德立公司亦是中土公司的股东，且与该公司在主要负责人、部分核心员工、办公场所及经营业务上有一定的混同···故可推定，权利各方对于涉案浮桥设计实质系同一设计为明知。客观方面，民事法律行为的意思表示形式可以默示的方式作出。专利许可行为作为民事法律行为亦存在默示情形，即行为人虽没有以语言或文字等明示方式作出专利许可的意思表示，但通过其行为可以推定出其作出了专利许可的意思表示。···刘洪辉同时代表三家公司分阶段参与浮桥项目的不同阶段，其行为可视为同时代表三家公司的职务行为，其德、土两家公司均对该项目进行宣传，故可合理地解释和推知，德立公司已通过相关先前行为默示许可南充园林处在浮桥项目上使用涉案外观设计，南充园林处已经基于刘洪辉及其所代表的德立公司的相关行为获得了涉案外观设计的相关授权，并产生了合理信赖。

法律评述

本案是专利侵权案件中抗辩事由使用较为鲜见，但又不容忽视的实列。简而言之，刘氏名下有A、B、C三个公司，在A公司未中标，而B公司部分设计方案被采用，当完成委托设计工作后，又将权利人登记为A公司被B公司先前使用的设计方案向委托人主张专利侵权。法院依据查明的事实，认定实质关联关系，进而判断A公司的默示授权，委托人不构成专利侵权。

本案另有三个方面值得我们注意，第一，刘氏以及其代理的B公司在向委托人及委托人指定主体提供设计方案时，无论A或B公司均尚未获得专利权。如本案中委托人及相关方同时例举专利先用权的抗辩，专利法规定，在专利申请日之前已经制造相同的产品、使用相同的方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯他人的专利权。这就是通常所说的先用权原则。审理法院对此进行了应答，认为“现有证据仅能证明中土公司确实于2018年11月向南充园林处交付了与被诉侵权浮桥板设计一致的设计方案，该时间晚于涉案专利申请日，并不能证明被诉侵权浮桥板所采用的设计在涉案专利申请日前就以交付他人的方式予以公开，不能认定为设计方案公开的时间”。第二，涉及重要事项的委托加工、涉及等，应尽谨慎义务，本案中作为政府授权又实际履行监督、洽谈、协调等功能的主体南充园林处在事关如此重要的设计方案，竟未与受托方签订正式协议、亦未对可能涉及到的知识产权进行权利瑕疵担保约定，且设计费用的支付仅通过个人账户互通，此工作方式给纠纷的引起及责任的承担留下了深重的隐患。第三，法院将南充园林支付的36万元对价作为认定“默示许可”的理由之一，如果实务中，专利授权费与委托设计费产生较大悬殊时，受托方同时作为权利方是否可以另行主张专利授权费，或请求调整对价？本案原告提起诉请原因之一不排除因对价不满意。这个问题可分两种情形，第一种情形，在接受委托时，专利权尚未获取，如本案之情状，第二种情形，在接受委托时，已持专利权，但无论一、二情形，因有违诚信，恐均难获得裁判机关的支持。故在缔约磋商或协议缔结前，对于未来或现有的智慧类财富/优势需做合理评估，并在协议中做合理安排，以备作为权利主张的依据。

来源：上海市高级人民法院(2021)沪民终361号

首发：微信公众号“民法商律”